欧洲专利局商业方法专利审查的判例法动向

王亮　王伟　武建刚　刘竞滢

摘要：随着网络和计算机普及为代表的信息革命的不断发展，全球主要国家已经相继将商业方法纳入专利保护范围，我国也在逐步明确和完善商业方法专利制度和审查策略。本文通过研究欧洲专利局有关商业方法的典型案例，可以使读者进一步了解欧洲专利局商业方法专利审查策略的调整和演变脉络。

关键词：EPO　保护客体　商业方法　计算机程序　技术　可专利性　判例法

引言

欧洲专利局（简称EPO）对于商业方法可专利性的态度保守而谨慎。最初，欧洲认为对商业方法授权会对欧洲的经济构成危害。然而，随着电子商务和互联网技术在欧洲的迅速发展，为了保护本土产业利益，顺应世界范围的专利发展趋势，欧洲专利局也开始逐渐转变态度。但是因为商业方法申请授权过多而妨害欧洲国家网络经济的发展，为此欧洲专利局制定了严格的审核标准，强调只有具有实际应用价值、高度创新且已表现为计算机程序的商业方法才可以授予专利。实际上，有不小比例的商业方法专利被以创造性的理由驳回。这反映了欧洲的审慎态度。

一、欧洲专利局对涉及商业方法专利申请的法律依据

欧洲专利局对涉及商业方法专利申请的审查依据涉及：《欧洲专利公约》（European Patent Convention），《欧洲专利公约实施细则》（Implementing Regulations），《审查指南》（Guidelines），欧洲商业方法专利审查的特殊规则（欧美日的三边合作网站http://www.trilateral.net/，具体记录三边会议以及报告内容，其中2000年5月19日所提交报告阐明了EPO关于商业方法的审查原则；《以计算机实施的发明的可专利性指令草案》，该文件由欧洲委员会于2002年2月20日发布），《判例法》（Case Law）。其中《欧洲专利公约》、《实施细则》以及《审查指南》属于静态立法，重在体现宏观规定，更新较慢，而《判例法》通过不断地充实上诉案例的审理过程和结果，动态、微观地体现EPO对于审查标准的调整和变更。相比之下，判例法更加动态地展现了EPO对涉及商业方法专利申请的保护发展的历程。下面通过对一些经典判例的分析展现审查模式的发展。

二、欧洲专利局商业方法判例实例

【案例1】　T769/92首件涉及商业方法专利申请的判例，涉及技术考量

1．案件信息

申请号：86110223.4

申请日：1986年7月24日

申请人：Sohei, Yamamoto等

发明名称：用于多种独立管理类型的计算机系统以及执行一种通用目的计算机管理系统的方法

本案为1986年的申请，当时的现有技术中，商场、办公室以及企业中的商业管理和经营采取了很多不同的形式，且由于当时小型计算机相对成本较低，因此将计算机系统应用于商业管理的尝试在不断进行。但是将计算机系统应用于商业管理并不容易，原因在于商业管理存在多个不同的类型，每种的实现都是独立的，因此为了解决计算机实现商业管理的问题，本申请提供了一种通用目的的管理系统，其中多种不同的管理数据被输入到一种单一类型的文档，然后任何类型的管理都可以通过输入数据来实现。

2．审查过程

本案于1986年7月提出申请，1992年3月被EPO实审部门以不符合EPC第52条（2）的规定为理由驳回。同年9月申请人提出上诉，EPO上诉委员会最终认定其具有可专利性。

在上诉案的审理过程中，EPO上诉委员会针对本申请将存货管理系统和财政、经济管理系统合并，就究竟解决的是“技术问题”还是“管理问题”展开讨论，并指出发明解决的技术问题不等于发明的目的。

上诉委员会引入“技术考量”（technical consideration）的概念，并认为“技术考量”带给发明一种技术特性（technical nature），通过技术特性隐含（imply）得到将要解决的技术问题。即“技术考量”会使得发明相对于现有技术作出技术贡献（technical contribution）。技术性（technicality）意味着未被排除在EPC第52条之外的发明的技术特性（technical nature），具体来说，它与新颖性和创造性问题的审查是独立的。

EPO上诉委员会得出结论：Sohei解决了一个技术问题，即，将两个类型独立的管理系统合并为一个系统进行管理的技术问题。虽然整个发明涉及一种商业管理方法，但是两种不同的管理涉及不同的目的以及不同的处理，被集成到一个系统中，不同类型的输入数据使用统一的通用输入，通过系统进行独立处理，或者某些输入数据还具有关联性处理（这种输入后的处理被称为“transfer slip”），而这种“transfer slip”的处理，EPO认为在实现本发明时需要进行“技术考量”，对现有的计算机技术做出了技术贡献，而非仅仅进行计算机的程序执行或者信息展示，因而可以授予专利。

由该案可以明确地看出，计算机技术发展水平还在刚刚兴起的阶段，将计算机具体应用到商业领域的过程中还被认为需要解决一些“技术上”的问题，将两个独立的管理系统合并成一个来使用也还被认为是一个新的技术，是申请人的技术贡献，并且，人们认为，这样的改进明显地改变了计算机的使用属性，使其使用效率显著提高。这就为这个时期的商业方法申请的可专利性打开了缺口，推动了商业方法申请的增加。其后的部分案例判决中也支持了“任何具备技术特征的发明皆可专利”的理论。

作为EPO上诉委员会处理的第一个关于商业方法专利的案例，尚没有相关的商业方法相关申请进行分析，在1985—1986年，计算机技术蓬勃发展的时期，专利保护的意识不是很强烈，在欧洲只有少数几个人或公司将计算机在商业上的应用以专利的形式请求保护。

【案例2】　T931/95方法与产品、技术贡献与技术效果的区别考虑

1．案件信息

申请号：88302239.4

申请日：1988年3月15日

申请人：PENSION BENEFIT SYSTEMS PARTNERSHIP等

发明名称：改进的养老收益系统

本案为1988年的申请，自从1974年以来，美国国会的一些法令为过去国会试图阻止基金不足或虚幻的抚恤退休金津贴的趋势做出榜样，国会所做的努力再加上其他司法宣判，在很大程度上，不是加强现有的这些抚恤退休金计划，而是使它们趋向灭亡，并迫使那些残存的计划不得不做巨大的改动，给个人抚恤退休金计划带来了重大的损失。

基于此，本申请提供一种新颖的基金抚恤退休金津贴系统，可以降低雇员的财务负担，使得这个财务负担即固定又可预测，因此1988年3月，申请人向EPO提出了一项名为“改进的养老收益系统”（Improved Pension Benefits Systems）的申请。

2．审查过程

为了能够获得专利，申请人使用了两种权利要求，其中权利要求1是方法权利要求，权利要求5是产品权利要求。EPO的专利审查员在1995年7月7日驳回了该项专利申请，理由是：该项权利申请与从事商业活动的方法有关，缺少技术特征，因此根据EPC第52条（2）和（3）被排除在可专利性之外（patentability）。

申请人不服从驳回决定提出上诉，经过审理，EPO上诉委员会做出如下决定：

（1）根据EPO上诉委员会的判例法，EPC第52条（2）和（3）的排除规定就隐含了获得专利的“技术特征”（technical character）或“技术性”（technicality）的要求。

（2）对于方法权利要求，EPO上诉委员会认为问题在于权利要求的方法是否表现为从事商业活动的方法本身。本案中方法权利要求的所有特点在于处理和产生具有纯粹管理性、保险统计性和金融性特征的信息，处理和产生这些信息是典型的商业和经济方法的步骤，因此权利要求的方法发明没有超出公约中从事商业活动的方法本身的范畴，应该被排除在可专利性之外。EPO上诉委员会在此基础上做出了如下结论：仅仅包含经济概念和商业操作的方法不构成EPC第52条（1）意义上的发明。EPO上诉委员会还将本案与Sohei案作了区分，认为Sohei案的方法权利要求特别指明了计算机系统的功能特征，而要达到这一特征需要“技术考量”（technical consideration）。一旦这种计算系统是技术性的，它被用于金融系统这一事实就无关紧要了。

（3）对于产品权利要求，EPO上诉委员会给出了几条新的规则：①EPC第52条（2）中的具体文字是指作为被排除在可专利性之外的“方案、规则和方法”，但是没有提到“产品”也被排除；②EPO上诉委员会认为一个为在特定领域中使用的目的而适当编程的计算机系统，即使被用于商业和经济领域，在物理实体（physical entity）和为实用目的的人工制造的意义上也具有具体产品（concrete product）的特征，因此构成EPC第52条意义上的发明。所以，一件构成物理实体或构成适于执行或支持经济活动的具体产品的装置属于EPC第52条意义上的发明。

（4）对于申请人主张在考虑一个主题是否构成发明时，不需要考虑该主题对已知技术的贡献，EPO上诉委员会在这一点上表示同意。但是EPO上诉委员会又区分了技术效果（technical effect）和技术贡献（technical contribution）。“技术贡献”涉及与现有技术的状况相比较，而“技术效果”的要求则与公约规定的可专利性的发明主题的特点有关。因此，尽管EPO上诉委员会同意申请人“技术贡献”在判断产品权利要求是否具有可专利性时不起作用的观点，但是在“评估创造性进步”时考虑技术贡献则是适当的。EPO上诉委员会最后指出：根据申请，该发明所做出的改进实质上是经济性的，不能对创造性进步有所贡献。所以产品权利要求因为不具备创造性而被否决。

【案例3】　T641/00技术特征与非技术特征的审查方式

1．案件信息

申请号：92907791.5

申请日：1992年4月8日

申请人：COMVIK GSM AB

发明名称：一种SIM卡被至少以两个用户选择性激活的身份分配在移动电话系统中的方法

说明书背景技术中提到：“GSM系统是一个标准的智能数字移动电话系统，用户需要使用由SIM控制的用户单元，其中SIM是一个现用卡片或者插在用户单元中的单元，并且产生分配给一个目录号MSISDN的用户身份标识IMSI。基于以上思想所实现的系统，不但广泛用于服务电话，还用于私务电话，在服务和私务电话之间分配费用经常会引发一些问题或者增加一些额外的工作，因此本申请提供了一种用于GSM型数字移动电话系统的方法，可以消除现有的不便利以及实现一种更加灵活的用户应用。”

2．涉及的权利要求

权利要求1：一种用于GSM数字移动电话系统的方法，其中订户单元（MS）被有订户身份模块（SIM）控制，其特征在于订户身份模块以至少两个身份被分配（IMSI 1，IMSI 2），信息被存储在一个系统的主数据库中，所述至少两个身份是选择性地使用，其中只有一个身份（IMSI 1或者IMSI 2）可以同时被激活，用户使用订户单元（MS）选择性地从订户单元激活在所述数据库期望的身份，其中选择性的激活用于为服务和私有电话或不同用户间分配花费。

3．审查过程

本案引用D8作为最接近的现有技术，D8描述了GSM网络标准在1990年实施阶段的特征，特别是所述SIM，它是移动站的一部分，存储所有订户相关信息项，包括个人移动站，其允许系统去识别、验证和定位订户在网络中的位置。移动站剩余部分是可被不同订户轮流操作的通用设备，每个用户使用其自己的SIM。

权利要求1相对于D8的区别是分三组进行评述的，具体为：

（1）SIM被分配至少两个身份；

（2）所述至少两个身份是可选择性的；

（3）可选择的激活用于分配服务和私人电话的费用，或者用于在不同用户间可选择的激活。

对于区别（1），GSM领域专家知晓一个SIM具有不同IMSI是接受来自两个相同移动站的呼叫的常用技术手段。

区别（2）、（3）根据特别配置分配费用不是系统的技术功能，其没有披露技术功能，没有对发明的技术特征产生贡献；从说明书中也可见，排除有在服务和私有电话间分配花费或在不同用户间可选择性的分配费用的不便，重新确定这区别的贡献所解决的问题不是技术问题；可以肯定区别技术特征对创造性没有贡献，在D8基础上，权利要求不满足创造性的可专利需要（EPC第52条（1）和EPC第56条）。

解释：本案根据功能上的关联将权利要求与对比文件的区别特征进行分组，每个组解决一个特定的问题。然后，分别考虑各组对其问题的解决是否相对现有技术显而易见。最终对权利要求的创造性判断作出结论。

在具体的审查过程中，非技术特征不能支持创造性的存在，根据“问题-解决方案法”进行创造性的评价的案例从根本上说具有技术特征。因此，创造性的确立只能基于区别特征以及要求保护的发明相对于最接近的现有技术的区别特征所达到的效果。对于同时由技术特征和非技术特征构成且整体上具有技术性质的发明而言，在采用创造性的规定进行评价时，应当仅考虑那些做出技术贡献的特征，没有做出贡献的特征不能够支持创造性的存在。

在计算机领域的权利要求中，信息的存储和处理往往是分开进行记载和限定。如果从功能上将计算机执行的处理过程与相应的硬件装置进行分组，可以更加清楚地看出各自对于整个方案的贡献以及技术性体现，从而可以清晰地判断是否对现有技术做出了贡献。

【案例4】　T258/03方法中技术特征与非技术特征的最新考量

1．案件信息

申请号：97306722.6

申请日：1997年9月1日

申请人：Hitachi, Ltd.

发明名称：自动拍卖方法

说明书背景技术中提到：“现有的拍卖方案，投标者需要即时的配合当前的情况，因此投标者需要实时在线参与拍卖。”“基于此，本申请提供一种自动的拍卖方法，不需要投标者紧张的处于终端装置前，即使交易的状态时刻改变。”

2．审查过程

EPO实审阶段最终是以根据EPC第52条（2）和（3）被排除在可专利性之外予以驳回。参照T931/95，其中的常见的技术术语“自动的”、“网络”是为了特定的商业目的来对非技术数据进行处理，其不具有足够的技术性，因此不符合客体的要求。

经上诉审理，EPO上诉委员会要点分析如下：

（1）对于是否是发明的判断在新颖性、创造性和实用性之前，因此在判断是否是发明时不引入现有技术（包括公知常识）。如果一项发明包括了技术特征和非技术特征，则认为其具有可专利性；对于技术特征不用考虑其对于现有技术的贡献，这是新颖性、创造性的考量。

具体到本案，由于存在“服务器计算机”、“网络”、“客户端计算机”等技术特征，则认为其属于客体。

（2）在创造性评价中，只考虑对技术性做出贡献的特征，不构成解决技术问题的技术方案的特征必须被忽略，在创造性评价中，与EPC第52条（2）意义上的非发明相关的特征（即所谓的“非技术特征”）不能够支持创造性的存在。

具体到本案：

对于其中的技术特征a～c：涉及传输和存储的技术特征都属于本领域公知常识，同时可以从对比文件中得知。

特征d～l是使用存储的信息来获得成功投标者的条件，这些条件除去特征h之外仅涉及价格，没有技术性。虽然它们的确是在计算机中执行，并且对于每个指令的执行，计算机的整个状态将改变，但是并没有产生技术效果，而仅仅是对于价格和条件的信息的体现。尽管这种体现可能被认为是技术性的，但是这是数据处理技术中的公知常识。

对于步骤h，如果一个方法步骤用于计算机执行，则可以认为具有技术性。步骤h即不断提高拍卖价格来确定提出相同期望价格的投标者提供的最高价格。拍卖者可以假设简单的通过查看投标信息来执行该操作，上诉委员会确信排列投标信息是一个本领域技术人员能够达到的常规的编程方法，对于数据处理领域的技术人员是显而易见的。

上诉人认为本申请的解决方案克服了现有技术中投标人和服务器之间的延迟问题。如在现有对比文件中提出的拍卖被在线执行，延迟将影响拍卖的结果。该问题的解决方案包括修改已知的拍卖方法使得其自动执行，这样就不存在数据传输延迟的问题。

上诉委员会认为因为本案涉及的是拍卖规则，完全基于对于拍卖方法的调整。该商业方案的调整旨在绕过技术问题而非采用技术手段解决技术问题，因此本申请的方法步骤没有对技术性带来贡献。

作为上诉人所认识的，本发明的突出特点在于：多于一个投标者提供特定的期望价格；拍卖价格增加来清理低于拍卖价格的投标。这需要特定的投标信息，一期望价格和一最高价格，以及特定条件的验证，但是该特征本质上是独立于用来执行交易的计算机配置。它也可以仅用于指导一荷兰式拍卖而不需要计算机支持，例如：通过电话手写的方式收集投标过程中的投标信息，以允许参与者不用出现在拍卖中。这种假设拍卖的结果是相同的。该发明因此被认为仅仅是执行投标者不在场的荷兰式拍卖的非技术活动的自动化。任何请求改进该假设交易的规则特征不能认为具有创造性（参见T641/00）。本发明的技术部分根本上仅在于指示服务器计算机应用给定的条件执行必要的计算。

EPO上诉委员会指出，包含对商业模式（拍卖规则）的改进的方法步骤旨在绕过技术问题，而非通过技术手段解决技术问题，这样的方法步骤对要求保护的主题的技术特性没有做出贡献，仅仅是在存在投标人的情况下执行拍卖这一非技术活动的自动化，因而限于命令服务器电脑应用给定的条件并执行任何需要的计算，这是技术人员非常容易做到的常规编程。

三、结语

从对以上几个经典判例的分析可知，EPO对于商业方法专利的态度也伴随技术的发展进行适应性的调整。

计算机技术发展初期，简单的两个独立计算机合并一体执行商业上应用的方案被认为明显地改变了计算机的使用属性，使其使用效率显著提高，同时通过T769/92引入“技术考量”的概念，并认为“技术考量”会使得发明相对于现有技术做出技术贡献。该判例的判决为这个时期的商业方法申请的可专利性打开了缺口，推动了商业方法申请数量的增加。

伴随计算机技术的逐步发展，开始对“技术贡献”和“技术效果”进行区分，“技术贡献”涉及与技术的状况相比较时权利主张的内容，而“技术效果”的要求则与公约规定的可专利性的发明主题的特点有关。有了技术效果，可以认为其进入了可授权客体的范围，而在“评估创造性进步”时考虑技术贡献则是适当的。如果发明所做出的改进实质上是经济性的，不能对创造性进步有所贡献，则发明因不具备创造性而被否决。另外，对于方法和产品权利要求的可专利性分别给出了不同的分析方式，仅仅包含经济概念和商业操作的方法同样不可专利，但含有商业方法的物理实体或具体产品可以获得专利。

在进行创造性考量时，“问题-解决方案法”的应用，一方面是为了确保非技术特征不能够支持创造性；另一方面，在评价创造性时必须考虑发明的任何特征在技术上做出的实际贡献。因此，明确需要将规则的限制与其技术实施区分开。EPO在进行创造性评价时，只考虑对技术性做出贡献的特征，不构成解决技术问题的技术方案的发明特征必须被忽略，在创造性评价中，与EPC第52条（2）意义上的非发明相关的特征（即所谓的“非技术特征”）不能够支持创造性的存在，因此在商业方法相关申请的审查中，逐步引入较多的公知常识分析，有些情况下还会使用对比文件作为参考。

在计算机和网络技术高速发展的时期，是否为发明的判断更加简单、直接，即如果一项发明包括了技术特征，则认为其属于客体，对于技术特征不用考虑其对于现有技术的贡献，因为这是新颖性、创造性的考量。